STUDIO LEGALE MAJELLARO

Brevetti

PREMESSA

Il brevetto è un titolo in forza del quale si conferisce al titolare, per un periodo di tempo, il diritto esclusivo di realizzarlo, disporne e farne un uso commerciale nello Stato in cui viene effettuato il deposito e registrazione, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati.

L'ordinamento italiano distingue tra brevetti per invenzione industriale e brevetti per modelli industriali.

Il brevetto può essere registrato a livello italiano, europeo ed internazionale.

BREVETTO PER INVENZIONE

Ai sensi dell'art. 45 del Codice della Proprietà Industriale "Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale."

Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza l'invenzione è la soluzione di un problema tecnico che presenta requisiti di novità e originalità rispetto allo stato delle conoscenze tecniche e quindi costituisce un contributo creativo dell'autore al progresso tecnico (in questo senso Cass. civ. sez. I, 24 aprile 2001 n. 6018).

Le invenzioni possono riguardare due categorie:

· prodotti

· procedimenti (e quindi nuove procedure industriali o metodi di realizzazione destinati alla realizzazione di prodotti).

Il prodotto e il procedimento utilizzato per realizzarlo, quando rappresentano due invenzioni autonome, devono essere oggetto di due diversi brevetti per invenzione in quanto, come detto, procedimento e prodotto sono autonomamente brevettabili.

REQUISITI DELL'INVENZIONE

Come precisato nell'art. 45 del Codice di Proprietà Industriale (CPI) tre sono i requisiti che deve possedere l'invenzione oggetto del brevetto e, per la precisione:

1) novità: la soluzione del problema tecnico, non ancora risolto, deve essere in grado di apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti ed esprimere una attività creativa dell'inventore (che non sia cioè semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione di principi conosciuti). Secondo quanto previsto dall'art. 46 del CPI l'invenzione è nuova se non è già compresa nello stato della tecnica, ossia in tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Pertanto, come precisato sul sito del MISE, "se un’invenzione identica a quella oggetto della domanda di brevetto è già stata realizzata da un terzo, ma mai divulgata, sarà possibile procedere ugualmente al deposito della domanda; se, invece, quest’ultimo l’ha già diffusa in qualunque modo in Italia o all’estero, l’altrui invenzione non potrà più essere considerata nuova. Anche la pubblicazione dell’invenzione in un giornale scientifico, la relativa presentazione in una conferenza, l’utilizzo in ambito commerciale, l’esposizione in un catalogo costituiscono atti in grado di annullare la novità dell’invenzione".

2) originalità/attività inventiva: l'originalità richiede un salto inventivo capace di far evolvere lo stato della tecnica nella direzione di una causalità ulteriore a quella già raggiunta (cfr. Cass. civ. Sez. I 8879/2001). L'art. 48 CPI prevede che l'attività inventiva della invenzione sussiste "se per una per una persona esperta del ramo essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica". Esempi di una insufficiente attività inventiva, secondo quanto statuito dalle Corti di giustizia di diversi Paesi, sono: il mero cambio di un’unità di misura, il rendere un prodotto portatile, la sostituzione e il cambiamento di un materiale, la sostituzione di una parte con un’altra avente ugual funzionamento. Come pure è stata reputata non brevettabile l’applicazione di una precedente invenzione a un campo diverso da quello in cui l’invenzione originaria è stata concepita, poiché il tecnico medio del settore avrebbe potuto arrivare senza difficoltà alla soluzione tecnica proposta dal secondo brevetto.

3) industrialità: per essere brevettabile, un’invenzione deve poter essere oggetto di utilizzazione industriale e ciò si verifica quando il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

ECCEZIONI CHE ESCLUDONO LA BREVETTABILITA'

L'art. 45 CPI disciplina alcune eccezioni alla possibilità di brevettare e, in particolare, prevede che non sono considerate invenzioni:

· le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

· i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;

· le presentazioni di informazioni.

Ed ancora, non possono essere oggetto di brevetto:

a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica;

c) le varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali.

Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.

Inoltre, non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies, ossia quelle inerenti:

- il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;

- le invenzioni il cui sfruttamento commerciale é contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS).

Tale esclusione riguarda, in particolare:

1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo donato e la finalità della clonazione;

2) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;

4) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;

5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche;

6) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza e' considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione.

E', comunque, escluso dalla brevettabilità ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.

BREVETTO PER MODELLO DI UTILITA'

L'art. 82 del Codice della Proprietà Industriale prevede al riguardo che: "Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti."

Il modello è oggetto di un titolo brevettuale autonomo rispetto a quello sulle invenzioni: ed infatti, come chiarito dalla giurisprudenza, il modello di utilità è la forma, la struttura che dà ad oggetti già noti una maggiore comodità d’uso e d’impiego (cfr. Corte Appello di Napoli 29/09/77, in Riv. Dir. Ind. 1978, II).

Il brevetto per modello di utilità può essere concesso solo in presenza del requisito di novità e, sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che la differenza tra brevetto per invenzione e brevetto per modello sta nel fatto che nel primo caso la novità deve riguardare lo strumento, l’utensile o il dispositivo meccanico, il prodotto o il risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, nel secondo caso la novità deve presentarsi nell’ambito dell’efficacia e della comodità di impiego di strumenti già noti, risultando connessa ad una idea nuova. Tale situazione fa sì che, anche in assenza di novità assoluta (relativa al prodotto cui si applica il modello) e, quindi, non potendosi intendere il modello come vera invenzione si realizza, tuttavia, una soluzione di maggiore e nuova utilità (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 8735/1998, in Foro.it, I, 1998).

Sono esclusi dalla brevettazione come modello di utilità i procedimenti industriali, nonché tutte le invenzioni chimiche, biotecnologiche ed elettroniche. Il richiedente ha, inoltre, facoltà di chiedere la conversione da modello di utilità ad invenzione industriale in caso abbia effettuato il deposito di una domanda di brevetto per modello di utilità il cui oggetto rientri in queste tipologie di trovato.

DEPOSITO DELLA DOMANDA DI BREVETTO

La domanda di concessione del brevetto deve comprendere la "descrizione", le "rivendicazioni" e i "disegni" necessari alla sua completa individuazione.

La "descrizione" deve essere chiara con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica.

Le "rivendicazioni" (che possono essere una o più) definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede la protezione con il brevetto.

I "disegni" servono ad interpretare le rivendicazioni e meglio spiegarle.

Si riporta di seguito più dettagliatamente cosa deve comprendere la redazione della "descrizione":

a. specificare il campo della tecnica a cui si riferisce l'invenzione;

b. indicare lo stato della tecnica preesistente per quanto di conoscenza dell'inventore utile alla comprensione dell'invenzione fornendo eventualmente riferimenti a documenti specifici;

c. esporre l'invenzione in modo che il problema tecnico e la soluzione proposta possono essere compresi;

d. descrivere brevemente gli eventuali disegni;

e. descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione fornendo esempi e facendo riferimento ai disegni, ove presenti;

f. indicare esplicitamente, ove ciò non sia già risultante dalla descrizione, il modo in cui l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.

Per quanto riguarda la redazione delle "rivendicazioni" queste devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ma essere redatte su pagine separate dalla descrizione secondo le seguenti formalità:

1) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;

2) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta;

3) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi, fermo restando che tale riferimento non costituisce limitazione della rivendicazione.

Poi, in base alle rivendicazioni, si farà da parte Ufficio brevetti, ricevuta la domanda, una ricerca adeguata in merito alle rivendicazioni con un "rapporto di ricerca" che avrà valore informativo che verrà comunicato al richiedente.

Pertanto, prima di effettuare il deposito della domanda di brevetto, è opportuno effettuare una ricerca di anteriorità per evitare duplicazioni o contestazioni e per sapere se il prodotto o procedimento oggetto della domanda di brevetto è stato già brevettato.

Per procedere con il deposito è previsto il pagamento di diritti di segreteria e tasse che variano in base al tipo di brevetto.

Predisporre adeguatamente ed in modo preciso la domanda di brevetto è fondamentale in quanto solo sulla base di quanto contenuto nella domanda di brevetto vi sarà la possibilità di difendere il brevetto in caso di contraffazione.

E’ infatti importante considerare che un errore in questa fase di deposito può pregiudicare l’intero iter brevettuale: non è infatti ammesso estendere il contenuto iniziale della domanda depositata, in quanto tale evenienza comporta il rischio di nullità del brevetto (art. 76 C.P.I.). Infatti, i documenti che compongono la domanda devono essere redatti secondo opportuni criteri stabiliti dal Codice della Proprietà Industriale nel rispetto di precisi standard internazionali. Tutta la documentazione di deposito è segreta e diventa accessibile al pubblico solo decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla priorità; in alternativa, se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l’Ufficio pone a disposizione del pubblico la domanda e gli allegati trascorsi 90 giorni dalla data di deposito della domanda.

Dopo il deposito il brevetto è sottoposto ad un esame preliminare amministrativo e tecnico relativo alla completezza della documentazione richiesta, brevettabilità della invenzione (verifica della insussistenza di cause di esclusione) e al regolare pagamento delle tasse.

Se questa prima fase di esame ha esito positivo, l’UIBM inoltra la domanda all’ufficio competente per la successiva fase della ricerca di anteriorità e all’esito della ricerca, stila un rapporto di ricerca, corredato da una opinione scritta relativa ai requisiti di brevettabilità: novità, attività inventiva ed applicazione industriale.

Il rapporto di ricerca e l’opinione scritta vengono inviati al titolare della domanda che può valutare se estendere la propria domanda di brevetto all’estero entro 12 mesi dalla data di deposito della domanda nazionale avvalendosi del diritto di priorità dato dalla Convenzione di Unione di Parigi.

Inoltre, il richiedente ha facoltà di trasmettere all’UIBM una replica contenente osservazioni o eventuali emendamenti alla descrizione e/o alle rivendicazioni entro ulteriori 3 mesi dalla scadenza dei 18 mesi di segretezza della domanda.

La fase finale di questo procedimento è rappresentata dall’esame di merito della domanda che avviene in ordine cronologico all’incirca entro 24-30 mesi dalla data di deposito delle domande e si basa sulle risultanze della ricerca di anteriorità e sulle eventuali sulle controdeduzioni o modifiche alla documentazione brevettuale, fornite dal richiedente.

Se dopo questo esame l’UIBM ritiene che la domanda possa essere accolta, viene concesso il brevetto, altrimenti si conclude con il rifiuto della domanda. Contro il provvedimento di rifiuto è ammesso un ricorso entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di rifiuto.

I brevetti per invenzione sono protetti da un utilizzo non autorizzato per un periodo di 20 anni (e quelli per modelli di utilità per 10 anni) a partire dalla data di deposito degli stessi, a condizione che i diritti di mantenimento in vita siano puntualmente pagati e, durante tale periodo, non venga accolta nessuna richiesta di invalidità o di revoca.

Nel medesimo periodo, il titolare del brevetto o della privativa può attivare tutte le azioni in tutela dei propri diritti esclusivi.